Miércoles, 12 de Ago, 2020
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El impacto del T-MEC en el sistema de propiedad intelectual de México

A partir del 1 de julio de 2020, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá rige el comercio en América del Norte.

Por ClarkeModet México

Después de más de 25 años, la vida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha llegado a su fin. A partir del 1 de julio de 2020, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) (1) rige el comercio en América del Norte, imponiendo estándares de propiedad intelectual más altos en la región. Su capítulo sobre Propiedad Intelectual (PI), producto de una enmienda del 10 de diciembre de 2019 al texto originalmente acordado, contiene obligaciones relevantes en todo el espectro de la propiedad intelectual, incluyendo marcas, indicaciones geográficas, derechos de autor y secretos industriales.

¿Cómo cambia este nuevo tratado comercial el panorama de la Propiedad Intelectual para México?

Tratados internacionales

El T-MEC obliga a las partes a ratificar o acceder a los siguientes tratados internacionales relacionados con la PI: el Protocolo de Madrid (2), el Tratado de Budapest (3), el Convenio de la UPOV de 1991 (4), el Arreglo de la Haya (5) y el Convenio de Bruselas (6).

Excepto por el Convenio de la UPOV de 1991, todos los tratados mencionados son ya parte del sistema mexicano de propiedad intelectual. Las firmas más recientes de México fueron relativas al registro internacional de marcas y diseños industriales, con el Protocolo de Madrid en 2014 y el Arreglo de la Haya en 2020.

Cabe destacar que existe desde hace un par de años una propuesta para actualizar la actual Ley Federal de Variedades Vegetales conforme al Convenio de UPOV de 1991, y que ahora está siendo revisada con urgencia en el Senado.

Marcas e Indicaciones Geográficas (IG)

Bajo el T-MEC, debe proporcionarse protección a marcas “no tradicionales”, es decir, a aquellas que no son perceptibles visualmente (como las marcas sonoras u olfativas), a las marcas colectivas y las de certificación. El sistema de oposición de marcas es otro requisito del tratado.

Aunque la protección de IG no es imperativa, el T-MEC establece estándares procedimentales que un sistema de protección (sui generis o no) debe seguir, y establece también bases de denegación, oposición y cancelación para las IG.

En virtud de las enmiendas introducidas a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en 2018, México ya cumple con estas obligaciones y no requiere actualizar su ley.No obstante, hay dos cambios importantes que merecen mención.

Primero, ya no se necesitará el registro de licencias de marcas, ya que el T-MEC prohíbe dicho registro como condición para establecer la validez de dicha licencia o para que el uso de una marca por un licenciatario se considere constitutivo del uso por el titular de la marca, en un procedimiento relativo a la adquisición,  mantenimiento u observancia. Esto otorga más flexibilidades a los titulares de marcas en México, que actualmente se ven presionados a registrar cada licencia para conservar la buena situación de sus registros.

Segundo, el tratado dispone nuevos recursos para los titulares de marcas, en contra de personas que registren o detenten, de mala fe y con ánimo de lucro, un nombre de dominio idéntico o similar en grado de confusión a la marca protegida.

Se destaca que el Senado presentó una iniciativa de nueva Ley de Propiedad Industrial en diciembre de 2019, con el fin de implementar varias de las obligaciones del T-MEC. Dicha iniciativa incorpora nuevas disposiciones que, según se espera, proporcionarán una protección más amplia a los titulares de marcas, en línea con los compromisos adquiridos con este tratado.

Materia patentable

El texto original del T-MEC garantizaba protección para nuevos usos médicos. Sin embargo, la norma correspondiente fue eliminada con la enmienda del 10 de diciembre de 2019, con lo que México ya no está obligado a aceptar ese tipo de invenciones.

No obstante, el Instituto Mexicano para la Protección de la Propiedad Industrial (IMPI) acepta el patentamiento de nuevos usos médicos, práctica que está alineada con la de sus socios comerciales (quienes también los protegen, directa o indirectamente), y que parece muy lejos de revertirse.

Por otra parte, las plantas son patentables bajo la LPI, siempre que no se trate de i) variedades vegetales o ii) con base en una reciente (y controversial) interpretación extensiva de la ley, plantas obtenidas por procesos esencialmente biológicos.

Una obligación relacionada surge del artículo 20.36 del T-MEC, ya que su tercer párrafo establece que “cada Parte confirma que las patentes estarán disponibles al menos para invenciones derivadas de plantas”. La intención y significado preciso de este artículo son inciertos (7), pero podría usarse para soportar la patentabilidad de invenciones relacionadas con plantas, tales como partes de planta, semillas y extractos vegetales, si el IMPI decidiera oponerse a este tipo de invenciones.

Período de gracia para divulgaciones perjudiciales

Actualmente, la LPI prevé un periodo de gracia de doce meses para impedir que las divulgaciones propias de los solicitantes de patentes destruyan la novedad o actividad inventiva de su invención.

Con base en el nuevo tratado comercial, el periodo de gracia también aplica a divulgaciones hechas por terceros que obtuvieron la información directa o indirectamente del inventor o solicitante. Esto salvaguarda los derechos de patente en casos donde el inventor/solicitante (tal como un colaborador, colega o socio) divulgue la invención con base en información obtenida por el inventor/solicitante, sin importar si la divulgación fue no intencional o si fue producto de una apropiación indebida de la información.

La iniciativa de nueva Ley de Propiedad Industrial contiene un periodo de gracia más amplio que debería cumplir con esta obligación.

Ajuste de la vigencia de patentes

El improrrogable periodo de 20 años que conforma la vigencia de una patente podrá ahora ser ajustado debido a retrasos irrazonables del IMPI. Los retrasos irrazonables deben consistir, al menos, en un retraso de más de 5 años en la concesión de la patente, contados a partir de la presentación de la solicitud.

Además, el IMPI está facultado para excluir del cálculo aquellos periodos que:

i) no ocurren durante el procesamiento o el examen de la solicitud, tal como el periodo previo al examen de forma y el procedimiento de concesión;

ii) no son directamente atribuibles al IMPI (por ejemplo, aquellos que están fuera de su control o dirección); y

iii) son atribuibles al solicitante.

Aunque el IMPI rara vez toma más de 5 años para conceder una solicitud, la posibilidad de compensar el tiempo perdido es una buena noticia para los inventores y solicitantes.

El ajuste de la vigencia beneficia a todas las solicitudes presentadas después del 30 de noviembre de 2020. Pero, de forma interesante, la iniciativa de nueva Ley de Propiedad Industrial ya incluye disposiciones sobre ajuste de la vigencia de patente que podrían aplicar a solicitudes presentadas antes de dicha fecha.

Ajuste de la vigencia de patentes farmacéuticas

El T-MEC proporciona un mecanismo adicional de ajuste de la vigencia para patentes que cubren un producto farmacéutico, con el fin de compensar por reducciones irrazonables de la exclusividad efectiva, atribuibles al proceso de aprobación sanitaria. En pocas palabras, existirá una compensación por el tiempo que tarde la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en aprobar nuevos medicamentos.

Bajo el T-MEC, pueden aplicarse las siguientes condiciones y limitaciones para el ajuste:

i) limitar el ajuste a una sola patente para cada medicamento con registro sanitario,
ii) requerir que el ajuste se apoye en el primer registro sanitario otorgado en el país al medicamento, y
iii) topar el ajuste a 5 años, y topar cualquier ajuste adicional a 2 años.

A diferencia del ajuste de vigencia por retrasos del IMPI, el tratado comercial no establece si pueden o deben excluirse ciertos periodos de tiempo al realizar el cálculo del tiempo a compensar.

De relevante mención es el periodo de transición de 4.5 años establecido en el T-MEC para este tipo de ajuste de vigencia, tiempo en el que deben realizarse las medidas legislativas correspondientes para cumplir cabalmente con esta obligación. La iniciativa de nueva Ley de Propiedad Industrial no prevé ajustes de vigencia de patentes farmacéuticas, así que no se esperan cambios en el futuro próximo en este rubro.

Protección de datos de prueba

Esta es una de las normas más controversiales del texto original del T-MEC, ya que forzaba a las partes a proteger por 10 años los datos de prueba para medicamentos biotecnológicos. La enmienda de 10 de diciembre de 2019 eliminó dicha obligación, pero mantuvo la protección por periodos de 10 años a nuevos productos agroquímicos y 5 años para nuevos productos farmacéuticos, incluyendo 5 años para combinaciones que comprenden una nueva entidad química.

Lo anterior significa que los nuevos agroquímicos autorizados en México verán duplicado su periodo de protección, mientras que la exclusividad de los datos clínicos de medicamentos se mantiene igual.

El lector se preguntará si la protección de datos de prueba aplica a biotecnológicos, dado que la exclusividad de 10 años para estos productos se eliminó del texto del tratado. La respuesta se encuentra en la definición de “nuevo producto farmacéutico”, que es aquél “que no contiene una entidad química que haya sido previamente aprobada en esa Parte” (artículo 20.49). En la medida en que los biotecnológicos son entidades químicas de origen biológicos, pero entidades químicas a pesar de todo, están protegidos por 5 años.

De forma interesante, la COFEPRIS se ha negado a otorgar exclusividad a biotecnológicos, interpretando que la obligación análoga en el TLCAN para proteger productos que usan nuevas “entidades químicas” se restringe a aquellos productos que usan nuevas “entidades químicas de origen químico”. Los tribunales han llegado a la conclusión contraria, instruyendo a la autoridad sanitaria a proteger medicamentos biotecnológicos ante las demandas de los solicitantes. Desafortunadamente, toda vez que el T-MEC incorporó el mismo lenguaje que el TLCAN (“entidades químicas” en ambos casos), no pone fin a la controversia, por lo que probablemente también se necesite litigar bajo el T-MEC la protección de biotecnológicos.

Las disposiciones de protección de datos de prueba están sujetas a un periodo de transición de 5 años. Por ahora, no se han propuesto nuevas leyes en este sentido.

Sistema de vinculación

Las leyes mexicanas establecen un sistema de vinculación para prevenir la autorización sanitaria de medicamentos cubiertos por una patente, sin la autorización del titular de la patente. El sistema es, sin embargo, demasiado rígido y lleno a la vez de incertidumbre para todas las partes involucradas, especialmente cuando se compara con sus contrapartes estadounidenses o canadienses.

Las disposiciones del T-MEC sobre vinculación de patentes se redactaron, en un inicio, de forma que resultara innecesario modificar los sistemas actuales. Por tanto, México es libre de imitar los sistemas estadounidenses o canadienses, o bien, como ciertamente pasará, de mantener el sistema existente. Sin embargo, con la modificación del 10 de diciembre de 2019, merece la pena destacar una mejora en caso de que México decida quedarse con las leyes actuales:

Ahora, el titular de la patente debe ser notificado cuando una solicitud de registro sanitario se presente por un tercero no autorizado. Además, debe dársele la oportunidad de presentar hechos y argumentos respecto de dicha solicitud de registro sanitario. En el pasado, era complicado para los titulares de patente identificar posibles infractores que buscaban un registro sanitario, así que, con esta nueva obligación, las compañías farmacéuticas innovadores tendrán mejores oportunidades para identificar y obstaculizar a posibles competidores genéricos.

Diseños industriales

El periodo de protección mínimo de 15 años, exigido por el T-MEC, ya se cumple en México desde la reforma de 2018, por lo que no se necesitan más cambios en este rubro.

Derechos de autor

En la actualidad, la Ley Federal del Derecho de Autor protege obras, ejecuciones y fonogramas por 100 años después de la muerte del autor. Esto excede el término mínimo de 70 años que establece el T-MEC, así que, para México puede decirse que no hay cambios en este aspecto.

Sin embargo, el sistema de derechos de autor se ve reforzado con el tratado, que obliga a establecer medidas legales contra la elusión de Medidas Tecnológicas de Protección (MTP), y, al mismo tiempo, salvaguarda una variedad de actividades de buena fe con una larga lista de limitaciones y excepciones. La Información sobre la Gestión de Derechos (IGD) también se refuerza, ya que el T-MEC dispone que deben existir recursos legales, incluyendo sanciones penales, en caso de que la IGD sea suprimida o alterada.

Adicionalmente, bajo el tratado, deben penalizarse los actos relacionados con la decodificación de señales (de cable o satélite) encriptadas portadoras de programas. Dichos actos incluyen la recepción y redistribución intencional de señales decodificadas ilegalmente.

Por último, cabe resaltar la creación de sanciones penales contra la grabación audiovisual en cines, actualmente no previstas en nuestro sistema.

Por tanto, tanto la Ley Federal del Derecho de Autor como el Código Penal Federal ameritan varios ajustes porque, en la actualidad, regulan insuficientemente las MTP y no protegen la IGD, y tampoco penalizan la distribución intencional de señales decodificadas intencionalmente. En este sentido, este año se presentó una propuesta de modificación a las leyes respectivas para regular MPT e IGD, así como para establecer las sanciones penales correspondientes.

Secretos industriales

El T-MEC conlleva disposiciones exhaustivas sobre secretos industriales. Estas incluyen: definiciones detalladas de qué es un secreto industrial y qué constituye una apropiación indebida de éste; la disponibilidad de procedimientos civiles para prevenir y obtener compensación por la apropiación indebida de un secreto industrial, tales como aquellos relativos a medidas cautelares y provisionales; la protección de la confidencialidad de secretos industriales durante los procedimientos judiciales; y la prohibición de la divulgación o uso no autorizados de un secreto industrial por funcionarios públicos fuera de sus obligaciones oficiales.

Las normas mexicanas de secretos industriales no son tan exhaustivas y están dispersas en diferentes leyes, de forma que el T-MEC representa una verdadera mejora al sistema de México, así como una excelente oportunidad para sistematizar el marco legal que no debería ser desaprovechada por los legisladores.

En el caso de secretos industrial es aplica un periodo de transición de 5 años.

Observancia

La sección de observancia del capítulo de PI es robusta, ya que regula estándares procedimentales básicos en procedimientos de infracción; establece recursos civiles y administrativos, incluyendo medidas cautelares inaudita altera pars; y obliga a las partes a publicar las resoluciones y sentencias relacionadas con PI. Aunque el sistema mexicano de observancia tiene un enorme potencial de mejora, las leyes e instituciones necesarios para cumplir con el T-MEC existen, así que, a grandes rasgos, puede decirse que el tratado no supondrá cambios en estos rubros.

Puede destacarse, sin embargo, que la iniciativa de nueva Ley de Propiedad Industrial empodera al IMPI para cuantificar daños y perjuicios en procedimientos de infracción, lo que podría reducir efectivamente el tiempo y esfuerzo requerido para obtener una compensación. Actualmente, los procedimientos son tan largos que disuaden a los titulares de buscar el pago de daños y perjuicios en la mayoría de los casos.

En cuanto a lo que sí cambiará por el T-MEC, puede mencionarse una norma interesante y actualmente desconocida para la LPI, que es la compensación debido al abuso del derecho en procedimientos de infracción y el pago de los gastos del demandado en dichos casos.

Similarmente, la lucha contra la importación de bienes piratas y falsificados ha demostrado ser problemática en el pasado. Pero ahora, con el T-MEC, deben formalizarse algunos mecanismos para prevenir la importación de productos piratas y falsificaciones: i) solicitudes para detener la importación al país de presuntos bienes falsificados o piratas; ii) el poder de la autoridad para informar al titular de los derechos de PI sobre productos sospechosos con la menor dilación, y iii) el poder de las autoridades para iniciar medidas en frontera ex officio en el control de aduanas.

Puerto seguro para Proveedores de Servicios de Internet

El tratado comercial obliga a las partes a proporcionar incentivos legales para la cooperación de Proveedores de Servicios de Internet (PSI), con el objetivo de disuadir el almacenamiento y transmisión no autorizados de materiales protegidos por derecho de autor. Los PSI también se beneficiarán de un “puerto seguro”, que consiste una serie de medidas que los escudan de responsabilidad legal siempre y cuando implementen políticas y acciones sobre material protegido. En general, esto otorga predictibilidad y certeza tanto a titulares de derechos de autor como a PSI.

Las normas sobre “puerto seguro” son completamente nuevas para el sistema mexicano, así que la Ley Federal del Derecho de Autor requerirá una revisión sustancial. El periodo de transición de 3 años, que se tiene para implementar las obligaciones de puerto seguro, debería permitir una revisión sustantiva y una implementación adecuada de estos compromisos.

Comentarios finales

Sin lugar a duda, el T-MEC eleva los estándares de protección del sistema de PI mexicano, lo cual ofrece mayores oportunidades y certeza para empresas innovadoras, locales y extranjeras, grandes y pequeñas.

El gobierno mexicano ha iniciado los preparativos para el nuevo régimen, pero se espera que las nuevas leyes entren en vigor hacia finales del 2020. Las obligaciones sujetas a un periodo de transición tendrán que esperar más.

El texto completo del capítulo de PI del T-MEC puede consultarse aquí.

(1) Este es el nombre oficial en México. Se conoce como el Canada-United States-Mexico Agreement (CUSMA) en Canadá y Canada-United States- Mexico Agreement (USMCA) en Estados Unidos.
(2) Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, del 27 de junio de 1989.
(3) Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, enmendado el 26 de septiembre de 1980.
(4) Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, versión revisada el 19 de marzo de 1991.
(5) Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales, del 2 de julio de 1999.
(6) Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite, del 21 de mayo de 1974.
(7) Además de las notas explicativas en el texto del tratado, no hay otras fuentes de interpretación que ayuden a aclarar las normas del tratado.

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Marcasur Magazine - Edición Nº 77