Patentes | 14/12/2017 | PERU

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Exámenes de patentabilidad deben ser notificados para ser absueltos por el solicitante

Ha sido tema de discusión en Perú si la autoridad se encuentra obligada a poner en conocimiento de quien solicita una patente, aquel examen o exámenes de patentabilidad posteriores al primero.

Desde hace algunos años ha sido tema de discusión en el Perú si la autoridad competente en materia de invenciones se encuentra obligada a poner en conocimiento del administrado, que solicita una patente, aquel examen o exámenes de patentabilidad posteriores al primero. Ello, en razón a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 45 de la Decisión 486, el cual establece que, cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar (entiéndase el examen o informe técnico) al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. El párrafo precedente se refiere a la oportunidad que se brinda al interesado de absolver o responder un examen dentro de un plazo de 60 días hábiles prorrogable por 30 más. Sin embargo, ¿es obligatorio notificar estos exámenes posteriores al primero y dar al administrado la oportunidad de absolverlos?

La Dirección -antes Oficina- de Invenciones del Indecopi , ya desde hace buen tiempo atrás, luego de emitido, notificado y absuelto el primer examen de patentabilidad, en muchos procesos optó por no notificar un segundo informe desfavorable al solicitante, pasando a resolver -y, así, denegar total o parcialmente- la patente solicitada, no quedando al administrado, entonces, otra alternativa que impugnar dicho fallo con la imposibilidad procesal de modificar las reivindicaciones ante la segunda instancia administrativa.

Es el caso pues que, dentro de un proceso que hemos seguido en nombre de la empresa alemana Bayer Animal Health GmbH contra el Indecopi ante el Poder Judicial -vía proceso contencioso administrativo- la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una sentencia por la cual declara infundado un recurso de Casación (1) interpuesto por el Indecopi, obligándole a notificar a nuestra representada un segundo examen de patentabilidad. Si bien la sentencia data de agosto de 2015, ella recién ha sido notificada en enero de este año y, lo más importante, versa sobre dispositivos que se encuentran en plena vigencia.

En efecto, en dicho fallo nuestra máxima instancia judicial concluye, siguiendo interpretaciones prejudiciales emitidas oportunamente por el Tribunal Andino de Justicia, que sí es obligatorio notificar los exámenes de patentabilidad posteriores al primero siempre que se cumplan dos condiciones: 1) En primer lugar y haciendo primar el derecho de contradicción del solicitante, la Corte Suprema concluye que es obligatoria la notificación de ese segundo examen si éste contiene temas, puntos o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, con independencia de si la conclusión de ambos informes tienen el mismo sentido; y, 2) En segundo lugar, concordando dicha facultad de la autoridad prevista en el mencionado segundo párrafo del artículo 45 con el artículo 46 de la Decisión 486, la Corte concluye que también es obligatorio notificar los exámenes distintos al primero si éstos han sido elaborados por expertos ajenos a la autoridad administrativa, en nuestro caso, a la Dirección de Invenciones del INDECOPI. Es decir, cuando los examinadores no son empleados de dicha institución.

La Corte Suprema considera que tales conclusiones se encuentran respaldadas con lo dispuesto en el numeral 14, artículo 139 de la Constitución Política del Perú que establece que es principio y función jurisdiccional, el no privar a las partes del derecho de defensa en ningún estado del proceso; y, además, con el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444) que señala que todo administrado goza de los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, lo cual comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

Reiteramos la importancia de la sentencia antes comentada, no sólo por tratarse de una decisión expedida por la máxima instancia judicial sino porque zanja un tema en discusión y enmienda la plana a la entidad administrativa, más aún si la Corte Suprema expresamente ha ordenado, en dicha sentencia, su publicación en el Diario Oficial, lo cual confirma su status de jurisprudencia de observancia obligatoria.

(1) La Casación, en la normativa peruana, es un recurso extraordinario de impugnación que, a modo de tercera instancia y condicionado al cumplimiento de determinados requisitos de admisibilidad, busca la nulidad de una decisión judicial por causa de una errónea aplicación de la ley o de una incorrecta interpretación de aquélla.

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