La cancelación parcial de una marca en el Perú

En los últimos años, la autoridad peruana de marcas ha podido advertir que entre los productos o servicios que pertenecen a un mismo género, no necesariamente existe similitud.

El artículo 165 de la Decisión 486, Decisión que regula el régimen común sobre Propiedad Industrial en los países de la Comunidad Andina contempla la figura de la cancelación de marcas por falta de uso. La norma señala expresamente que cuando una marca sin motivo justificado no se hubiese utilizado por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, ésta será cancelada. La acción puede ser iniciada de oficio o a pedido de parte.

Este mismo artículo señala también que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales no se hubiera probado el uso de la marca. Para tales efectos, precisa la norma, se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. En este caso estamos frente a lo que se conoce como cancelación parcial de registro.

Para la aplicación de ésta disposición, la autoridad peruana de marcas seguía los criterios establecidos en el precedente de observancia obligatoria contenidos en la Resolución No 1183-2005/TPI-INDECOPI. Uno de los criterios establecidos en esta resolución consistía en mantener vigente el género de productos o servicios comprendidos en el registro de una marca, siempre que se acreditara el uso de tal marca para identificar - al menos - un producto o servicio que, pese a que no se encontrara específicamente detallado en la lista de productos o servicios, sí se encontrada comprendido dentro del género de productos o servicios expresamente identificados en el registro.

Sin embargo, en los últimos años, la autoridad peruana de marcas ha podido advertir que entre los productos o servicios que pertenecen a un mismo género, no necesariamente existe similitud. Así, por ejemplo, lo demostró el caso que llevó a la autoridad a replantearse esta materia tramitado bajo el expediente No558456-2013 por medio del cual se solicitó la cancelación de la marca CORONA que, si bien había sido registrada para distinguir “herramientas de mano de la clase 8”, su titular solo pudo acreditar su uso para “arcos para carnicero”. La accionante de la cancelación, por su parte, intentaba registrar la marca CORONA para “herramientas para el arado en agricultura”.

La intención de la norma, como lo señala la autoridad en su resolución, no es mantener el registro de una marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, además, para “sus similares”, pues si ello ocurriese, queda claro que se estaría contraviniendo la finalidad de la acción de cancelación, así como ampliando la lista de productos o servicios del registro de la marca.

Frente a esta situación, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, modificando el criterio previamente establecido para las acciones de cancelación, ha establecido que si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista de productos o servicios que ésta distingue se deberá verificar necesariamente dos aspectos:

i) Si dicho producto o servicio se encuentra comprendido dentro de un género de productos o servicios distinguidos expresamente por la marca.

ii) Si tal producto o servicio guarda similitud con los demás productos o servicios comprendidos dentro del género.

De esta manera, cuando se acredite el uso de una marca para un producto o servicio comprendido en un género de productos o servicios distinguido por dicha marca, esto no determinará que automáticamente se deba mantener la vigencia del registro con relación a dicho género sino que estará condicionado a que los productos o servicios específicos, cuyo uso se ha acreditado, guarden similitud con los demás productos o servicios comprendidos en el género distinguido en el registro de la marca. Si no existe dicha similitud, la autoridad procederá a reducir o limitar la marca únicamente a aquellos cuyo uso se ha acreditado.

El nuevo criterio de nuestra autoridad marcaria en relación a las acciones de cancelación si bien es más restrictivo, consideramos que es a la vez más acorde en primer lugar con las disposiciones de la Decisión 486 y segundo lugar con las finalidades del uso obligatorio de una marca que son, por un lado, acercar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado y, por otro lado, descongestionar el registro de las marcas en el mercado posibilitando que terceros puedan acceder a marcas que no estén siendo utilizadas.