Es una realidad que la definición de marca comercial ha variado considerablemente en Chile desde que el anexo ADPICS (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) de la Organización Mundial del Comercio entró localmente en vigencia mediante las diversas reformas que ha sufrido la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.

Recordemos que la antigua versión de la Ley 19.039 definía una marca comercial de forma bastante restringida y plana. El artículo 19 de la antigua versión señalaba lo siguiente: “Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales.”

Es decir, una marca era registrable en la medida que fuese:

1. Visible: en el sentido de poseer sustentabilidad gráfica.
2. Novedosa: en el sentido de ser una denominación nueva (que se ve o se oye por primer vez).
3. Característico: en el sentido que la marca permitiera diferenciarse tanto de otras marcas como de los productos que pretende proteger.

De esta definición podíamos deducir también que una marca debía servir ciertas funciones, tales como:

1. Distinguir productos, servicios o un establecimiento comercial o industrial.
2. Tener una función atributiva de calidad de los productos que se distingue con ella.
3. Tener una función catalizadora o condensadora del prestigio comercial.

Ahora bien, con la actual Ley 19.039, esta definición cambió bastante, toda vez que se eliminó el requisito anterior de novedad, manteniéndose los de visibilidad y característico sin mencionarlos directamente. La definición vigente quedo redactada en el artículo 19 bajo el siguiente tenor:

“Bajo denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como también, cualquier combinación de estos signos.

Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.

Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.

La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.”

Como puede apreciarse, la definición nueva es mucho más expansiva y ejemplifica casi todo tipo de marcas, pero no menciono las marcas de color y las tridimensionales. Incluso esta noción legal incluye aquellos signos que adquieren un significado secundario en el mercado y por ende dejan de ser genéricos con respecto a ciertos productos o servicios mediante un uso particular en el mercado. También permite la protección sobre frases de propaganda con la condición que las mismas sean pedidas de forma accesoria a un registro previamente inscrito.

Asimismo, el artículo 23 inciso segundo de la Ley 19.039 prescribe a letra lo siguiente:

“Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas.”

Teniendo a la vista lo señalado en los párrafos precedentes, no cabe duda que las frases de propaganda en Chile tienen legalmente un carácter accesorio, y por ende no pueden registrarse o usarse de forma independiente al registro de una marca previamente inscrita. De hecho la frase propaganda siempre corre la misma suerte que el registro principal, por lo que si no se renueve el registro principal o el mismo es anulado, la frase propaganda caduca de forma inmediata, como lo señala el artículo 19 bis A. de la Ley 19.039. Tampoco se puede ceder la frase propaganda sin ceder el registro principal, como prescribe claramente el artículo 19 bis B. del mismo cuerpo legal que venimos citando.

A mayor abundamiento, el Reglamento de la Ley 19.039 en su artículo 23 inciso segundo establece la siguiente prohibición:

“Tratándose de frases de propaganda, las solicitudes de éstas deberán ser presentadas únicamente como denominaciones y no estar incluidas dentro de una etiqueta.”; es decir, una frase propaganda no puede estar incluidas dentro de marcas mixtas o etiquetas.

A la luz de las normas mencionadas previamente, cobra importancia destacar dos fallos emitidos por el Tribunal Arbitral de la Propiedad Industrial de Chile (segunda instancia administrativa en lo que a registro de marcas se refiere), que definitivamente innovan en la apreciación del artículo 19 de la Ley 19.039.

1. Aceptación a registro de la marca VTR, TELEVISION DIGITAL PARA TODOS

VTR Banda Ancha S.A. (en adelante VTR), una empresa que provee servicios de televisión de cable, solicitó el registro de la marca VTR, TELEVISION DIGITAL PARA TODOS, como marca denominativa, para distinguir servicios de televisión por cable y servicios de comunicaciones y telecomunicaciones de la clase 38.

Producto de lo anterior el Departamento de Propiedad Industrial (hoy Instituto Nacional de Propiedad Industrial) emitió observaciones de fondo en contra de esta marca por haber sido pedido como marca denominativa en circunstancias que claramente la misma posee una estructura de una frase propaganda, debiendo por ende haberse solicitado de forma accesoria a un registro principal previamente registrado a nombre de VTR.

Como consecuencia de lo anterior, VTR contestó las observaciones, pero el Departamento de Propiedad Industrial mantuvo su postura, rechazando a registro la solicitud para esta marca.

Para mantener con vida esta solicitud de marca, VTR presentó un recurso de apelación en contra de la resolución que rechazó a registro esta marca, para que la misma sea revisada en segunda instancia por el Tribunal de la Propiedad Industrial.

El 7 de octubre de 2008, el Tribunal de la Propiedad Industrial revoco la resolución administrativa de primer grado señalando que: “…el signo solicitado como conjunto, tiene la suficiente distintividad para gozar de protección marcaria…”. La resolución acepta a registro la marca otorgándole protección a la misma como un conjunto y no a sus elementos individualmente considerados.

2. Aceptación a registro de la marca mixta SOMOS LOSQUETIENENVTR.

TVR solicitó el registro de la marca mixta , como marca mixta, para distinguir productos de la clase 9 y 16, como asimismo servicios de las clases 35 y 38.

Producto de lo anterior el Departamento de Propiedad Industrial (hoy Instituto Nacional de Propiedad Industrial) emitió observaciones de fondo en contra de esta marca por haber sido pedido como marca mixta en circunstancias que claramente la misma posee una estructura de una frase propaganda, debiendo por ende haberse solicitado de forma accesoria a un registro principal previamente registrado a nombre de VTR.

Como consecuencia de lo anterior, VTR contestó las observaciones, pero el Departamento de Propiedad Industrial mantuvo su postura, rechazando a registro la solicitud para esta marca.

Para mantener con vida esta solicitud de marca, VTR presentó un recurso de apelación en contra de la resolución que rechazó a registro esta marca, para que la misma sea revisada en segunda instancia por el Tribunal de la Propiedad Industrial.

El 12 de junio de 2009, el Tribunal de la Propiedad Industrial revoco la resolución administrativa de primer grado argumentando que la marca solicitada al ser mixta, no hubiese podido haberse solicitado como frase propaganda y que la misma como conjunto posee la suficiente distintividad para gozar de protección.


3. Comentarios finales

Consideramos que las resoluciones emitidas por el Tribunal de Propiedad Industrial claramente son contrarias a derecho, ya que están permitiendo el registro de verdaderos frankesteins marcarios.

Por uno lado, se permite el registro de una marca denominativa junto con una frase propaganda (VTR, TELEVISION DIGITAL PARA TODOS), para que convivan bajo el alero de un solo registro en una suerte de contubernio marcario. En esta misma línea, se permite el registro de una marca mixta que incluye una frase propaganda (SOMOS LOSQUETIENENVTR), cuando dicha realidad esta expresamente prohibida en el artículo 23 de la Ley 19.039.

Si bien estamos de acuerdo en el hecho que la definición de marca comercial ha evolucionado con los nuevos estándares internacionales de propiedad industrial, y que debido a ello, la interpretación de la Ley puede ser más dinámica y flexible, no es menos cierto tampoco que lo anterior no debe transformarse por ningún motivo en una excusa para aplicar incorrectamente las normas jurídicas que definen el alcance y sentido de la tipología de las marcas comerciales en Chile.

Con resoluciones como estas, se hace caso omiso a la condición sine qua que por mandato legal deben poseer todos los registros de frases propaganda en Chile, cual es, un carácter absolutamente accesorio.

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